Myanmar’s New Trademark Law: What Brand Owners Need to Know

Myanmar’s New Trademark Law: What Brand Owners Need to Know

News & Articles ,

We are pleased to inform you that, after the enactment of Myanmar’s New Trademark Law on 30th January 2019, the Myanmar Government has recently set the date of soft opening starting from 1st October 2020. The trademark registration system under the new trademark law has provisions for examinations and will be operating based on a first-to-file basis: the applications must be filed according to NICE Classification which is equivalent to the international trademark system. This will result in the revocation of all the registrations that have been registered under the old system through filing the Declaration of Ownership of Trademark (“DOT”). Therefore, trademark owners who wish to maintain trademark protection in Myanmar must re-file their trademark applications to the Myanmar Department of Intellectual Property (“MDIP”). To properly regulate the new trademark system, implementation has been issued in two phases.

(1). Soft Opening Period

The owners of existing trademarks that have been registered under the old system by filing the DOT, and the owners of unregistered trademarks that have been used in Myanmar with appropriate evidence of use, are allowed to re-file/file trademark applications through the new e-filing system during the soft opening period which will commence from 1st October 2020 until 31st March 2021. According to the announcement, the first date of the grand opening will be considered as the official filing date of trademarks filed during soft opening period.

The required documents and information

  1. Clear specimen of the trademark
  2. Current name and address of trademarks’ owner
  3. Lists of goods/services which are the same as registered under the old system or actually used in Myanmar and they must be classified in accordance to the Nice Classification
  4. Copy of Declaration of Ownership of Trademark (“DOT”)
  5. Copy of Cautionary Notice previously published or evidence of extensive use in Myanmar (if any)
  6. Evidence of actual use in Myanmar indicating the first date of use in Myanmar, evidence of advertising and promotion, evidence of sales e.g., invoices, payment receipts, tax receipts, etc.
  7. Power of Attorney (shall be prescribed by MDIP soon)

Kindly note that new trademark filings will not be available during the soft opening period. The trademark owners should file new trademark applications under the old system before 1st October 2020 and then re-file them during the soft opening period as stated above.

(2). Grand Opening

After the end of the soft opening period, the MDIP will announce the date of grand opening. This will allow any new filings be filed under the new system. Please note that the MDIP has yet to announce the official fees for re-filing or applying for trademark registrations. It is expected that the official fees will be announced before the grand opening. We will update you appropriately in accordance to the release of further details.

For any inquiries regarding Myanmar’s New Trademark Law, please contact us at ipgroup@ilct.co.th.

การยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่ภายใต้กฎหมายเครื่องหมายการค้าที่ประเทศพม่า

News & Articles ,

สำนักงานฯขอเรียนให้ท่านทราบว่าทางประเทศพม่าได้มีการออกกฎหมายเครื่องหมายการค้าเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 โดยกฎหมายดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในเวลาอันใกล้นี้ ซึ่งระบบการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายใหม่จะเป็นไปตามระบบการจดทะเบียนสากลที่มีการจัดจำพวกของสินค้า/บริการ และมีการตรวจสอบเครื่องหมายการค้าว่ามีลักษณะอันพึงรับจดทะเบียนได้ตามกฎหมายหรือไม่ นอกจากนี้ กฎหมายเครื่องหมายการค้าใหม่นี้จะมีผลเป็นการยกเลิกการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามระบบเดิมทั้งหมดที่เจ้าของได้เคยยื่นไว้โดยการนำส่งหนังสือแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership of Trademark) ดังนั้น หากเจ้าของเครื่องหมายการค้าประสงค์จะให้เครื่องหมายการค้าของตนได้รับความคุ้มครองที่ประเทศพม่าก็จะต้องดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเข้าไปใหม่ทั้งหมดต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศพม่า (“กรมทรัพย์สินฯ”) กระทรวงพาณิชย์  ทั้งนี้ ระยะเวลาการเปิดรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามกฎหมายใหม่จะแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลาดังนี้

(1). ช่วงเวลาเปิดรับคำขอเฉพาะผู้จดทะเบียนไว้ตามระบบเดิมและผู้ที่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าในประเทศพม่าอย่างแท้จริง (“Soft Opening Period”)

ทางกรมทรัพย์สินฯ ได้เปิดโอกาสให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตามระบบเดิมและเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่แม้ไม่ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไว้ตามระบบเดิมแต่ได้มีการใช้เครื่องหมายการค้าของตนในประเทศพม่าอย่างแท้จริงในอดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถใช้สิทธิยื่นคำขอใหม่ภายใต้สิทธิเดิมของตนได้ก่อนบุคคลภายนอกทั่วไปภายในช่วงเวลา “Soft Opening Period” ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 และจะสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าววันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ เจ้าของเครื่องหมายการค้าที่ใช้สิทธิในการยื่นคำขอใหม่ภายในช่วงเวลา “Soft Opening Period” นั้นจะได้รับเลขที่คำขอ (Application No.) และวันที่ยื่นคำขอ (Filing  Date) ในวันที่กรมทรัพย์สินฯเปิดทำการเป็นวันแรก (Grand Opening Day)

เอกสารและข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้

  • รูปเครื่องหมายการค้าที่มีความชัดเจน
  • ชื่อ ที่อยู่ ปัจจุบันของเจ้าของเครื่องหมายการค้า
  • รายการสินค้า/บริการ ซึ่งเป็นไปตามหลักการจัดจำพวกสากล (Nice Classification)
  • สำเนาหนังสือแถลงแสดงความเป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้า (Declaration of Ownership of Trademark) โดยรายการสินค้าและรูปเครื่องหมายการค้าที่ขอรับความคุ้มครองจะเป็นไปตามสิทธิเดิมที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้
  • สำเนาประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของประเทศพม่า หรือ หลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าจนเป็นที่รู้จักของสาธารณชนในประเทศพม่า (หากมี)
  • หลักฐานแสดงการใช้เครื่องหมายการค้าอย่างแท้จริงในประเทศพม่า พร้อม วัน/เดือน/ปี ที่ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นครั้งแรกในประเทศพม่า หลักฐานแสดงการทำการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายสินค้า/บริการ เอกสารแสดงการชำระภาษี  ใบเสร็จรับเงิน (หากมี)
  • หนังสือมอบอำนาจ (กรมทรัพย์สินฯจะกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับหนังสือมอบอำนาจในภายหลัง)

(2). ช่วงเปิดรับคำขอจดทะเบียนอย่างเป็นทางการ (“Grand Opening Period”)

หลังจากที่ช่วงเวลาของ “Soft Opening Period” ครบกำหนดลงแล้ว ทางกรมทรัพย์สินฯก็จะกำหนดวันเพื่อเปิดทำการอย่างเป็นทางการ (“Grand Opening Day”) เพื่อเริ่มเปิดรับคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใหม่จากบุคคลภายนอกทั่วไป ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวันดังกล่าวแต่อย่างใด

อนึ่ง เนื่องจากในขณะนี้ ทางกรมทรัพย์สินฯยังไม่ได้มีการประกาศแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการในส่วนของรายการเอกสารและค่าธรรมเนียมราชการ ดังนั้น สำนักงานฯ จะทำการแจ้งรายละเอียดในส่วนนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวให้ท่านทราบโดยเร็วต่อไป

หากท่านประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการยื่นคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในช่วง Soft Opening Period แต่ยังมิได้แจ้งมายังสำนักงานฯนั้น สำนักงานฯขอให้ท่านมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังสำนักงานฯโดยเร็ว เพื่อที่จะได้ประสานไปยังสำนักงานตัวแทนประเทศพม่าให้เตรียมดำเนินการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อกลับสำนักงานฯได้ทันที หรือ อีเมล์มาที่ ipgroup@ilct.co.th

ดาวน์โหลดฉบับ PDFDownload

Myanmar’s New Trademark System

News & Articles ,

 

As an effort to bring its intellectual property practices up to the global standard, the government of Republic of the Union of Myanmar (Myanmar) has enacted three new intellectual property laws, these include:

  1. Industrial Design Law (IDL);
  2. Trademark Law (TL), and;
  3. Patent Law (PL);

The new Industrial Design Law (IDL) and Trademark Law (TL) were enacted in January 2019, whereas the enactment of Patent Law (PL) was officially announced in March 2019. To this end, relevant information on rules, regulations, official fees and practice guidelines are yet to be made available.

As of early-2020, a new Intellectual Property Office (IPO) of Myanmar will be set up where IP filings can be done via both Nay Pyi Taw and/or Yangon offices. The regulations on the filing of patents and industrial design are still unclear at this point. Nonetheless, trademark applications can be filed starting from January 2020.

Myanmar’s new trademark system will comply with TRIPS, operating based on a first-to-file basis and must be filed according to NICE classes. To properly regulate new trademark filings, the IPO of Myanmar has established two filing periods, these are:

  • Soft opening period – spanning from January ~ June 2020;
  • Grand opening period – from June 2020 onward;

During the “soft opening” trademarks previously filed under the old system can be refiled in the new system. To be eligible during the soft opening, applicants must submit supporting evidence such as: Declaration of Trademark Ownership (DOT), Cautionary Notice or any proof-of-use in Myanmar.

The “grand opening” period will allow any new applications that were not filed under the old system to be filed. Although the IPO of Myanmar has yet to announce the grand opening date, but it is expected to be set within the 2nd half of 2020. Be noted that the filing date of applications filed during the soft opening will be the same as the grand opening date. Below is a simplified timeframe of the new trademark filing system in Myanmar.

Figure 1. A diagram illustrating timeframe of new trademark filing system in Myanmar (2020).

In view of this, it is recommended that trademark owners make the necessary preparation for the new trademark filings in Myanmar to ensure full protection of rights.

By:

Chart Chotiphol

Counsel/Business Development

For the full article (PDF) please download hereDownload